Por Édgar Laiton López
Ginebra (Suiza).- La compañía de origen colombiano Servientrega, creada el 29 de noviembre de 1982 por los hermanos Luz Mary y Jesús Guerrero, acaba de ganar un pleito internacional por mal uso de su marca en internet. La decisión fue tomada por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, Ompi, con sede en Ginebra, Suiza.
Según se evidencia en los expedientes de la Ompi, la compañía española L.F.M.M., se pretendía apropiar del dominio en internet www.servientrega.es. El Agente Registrador del nombre de dominio fue GoDaddy, según explica la decisión del experto del organismo internacional, Alejandro Touriño, quien ordenó que el nombre de dominio sea transferido a la demandante, es decir a Servientrega Colombia.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Ompi el dos de diciembre de 2024. El cinco de diciembre de 2024, el centro envió a Red.es una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El nueve de diciembre de 2024, Red.es envió al centro su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la demanda.
Así, la Ompi envió una comunicación al demandante el 24 de diciembre de 2024, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el registro, e invitando al demandante a realizar una enmienda a la demanda.
Servicientrega (la original) remitió una demanda enmendada el 26 de diciembre de 2024. La Ompi verificó que la demanda y la demanda enmendada cumplían los requisitos formales del reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”).
Luego la Ompi notificó formalmente la demanda dando comienzo al procedimiento el dos de enero de 2025.
En medio de este cruce de correspondencias el demandado no contestó a la demanda. Por consiguiente, la Ompi notificó al demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la demanda el 23 de enero de 2025.
El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el 29 de enero de 2025, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia.
La demandante, es decir Servientrega (la original), es una multinacional de origen colombiano, que opera en el sector de mensajería bajo la marca Servientrega. Además, es titular, con anterioridad a la creación por el demandado del nombre de dominio, de una serie de registros marcarios contenedores del término Servientrega.
Entre los registros se encuentra el 018613844 de la marca Servientrega Centro de Soluciones emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, concedido el 25 de marzo de 2022 y el registro número 399928 de la marca Servientrega emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, concedido el cinco de mayo de 2020.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado el 20 de febrero de 2019.
Demandante
La demandante considera que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado con carácter abusivo, todo ello por cuanto que: -La demandante es titular -con anterioridad al registro por el demandado del nombre de dominio en disputa de diferentes marcas, tanto en Colombia como en el mundo, contenedoras del término “Servientrega” en las clases uno, nueve, 35, 36, 37, 38, 39, 41 y 42 del Nomenclátor de Niza, las cuales han sido declaradas como notoriamente conocidas por la Oficina de Marcas de Colombia.
La demandante es igualmente titular de determinados nombres de dominio que recogen la marca Servientregacomo por ejemplo: Servientrega.com, Servientrega.us, Servientregainternacional.com, Servientregabox.com y Servientrega.com.ec.
Servientrega Colombia recalcó que el demandado carece de interés legítimo en relación con el nombre de dominio en disputa, en tanto que lo utiliza únicamente con el fin de redirigir a los consumidores a un sitio web que ofrece servicios de mensajería bajo el nombre de dominio , creando en el consumidor medio la falsa percepción de acceder al canal de venta online de la demandante o incluso que existe alguna clase de licencia, alianza o convenio entre la demandante y el demandado.
Servientrega también señaló que nunca ha licenciado o permitido al demandado el uso de la marca.
Además, el demandado no es conocido comúnmente bajo el nombre de dominio en disputa y no es titular de ningún derecho marcario correspondiente al nombre de dominio en disputa.
Señaló además la compañía colombiana que el demandado usa el nombre de dominio en disputa de mala fe, con el único propósito de redirigir a los usuarios que buscan acceder al sitio web de la marca notoriamente conocida de la demandante Servientrega al sitio web de otra compañía que oferta productos y servicios competidores, aprovechándose del posicionamiento de la marca Servientrega.
El demandado conoce o debía conocer las operaciones de la demandante bajo la marca Servientrega y ha pretendido aprovecharse de su reputación para desviar tráfico a su propia página web y obtener un lucro con ello.
De todo lo anterior, la demandante solicitó la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa. B.
Demandado
El demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
Debate y conclusiones
Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; y
La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el reglamento, exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, es que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que la demandante alega poseer derechos previos.
En el procedimiento, la demandante ha logrado acreditar sin margen de dudas que es titular, con anterioridad al registro por el demandado del nombre de dominio en disputa, de la marca Servientrega Centro De Soluciones de la Unión Europea nº 18613844.
El elemento dominante “servientrega” es reconocible en el nombre de dominio en disputa. Lo anterior determina, en opinión del Experto, la existencia de derechos previos de la demandante sobre el término “servientrega”.
En opinión del Experto el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de causar confusión con la marca Servientrega sobre la cual la demandante ostenta derechos previos, en tanto que el uso del dominio de primer nivel correspondiente al código de país “.es” no debe ser considerado a efectos comparativos, al tratarse de un requisito técnico propio del sistema de nombres de dominio, tal y como han afirmado de manera reiterada otros expertos.
Por todo lo anterior, fue opinión del experto concluir que el nombre de dominio en disputa se revela similar hasta el punto de causar confusión a los derechos previos de la demandante.
El experto estimó, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento. B.
Derechos o intereses legítimos; y La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
A tal efecto, resultó suficiente, de conformidad con lo dispuesto por el reglamento que la demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
La demandante realizó una serie de alegaciones argumentando que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
Dichas alegaciones permitieron al experto concluir que la demandante ha aportado atisbos razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del demandado.
Y es que, como apuntó la demandante, el demandado no es titular de ningún registro marcario contenedor del término “servientrega”, no ha sido autorizado por la demandante para el uso de su marca ni es conocido en el mercado por el nombre de dominio en disputa.
Asimismo, el demandado no realiza una oferta de buena fe de productos y/o servicios en el sitio web alojado bajo el nombre de dominio en disputa, sino más bien todo lo contrario, redireccionando al consumidor medio a un sitio web que ofrece servicios concurrentes en el mercado con los ofrecidos por la demandante, lo que demuestra a juicio del experto que el demandado quiere aprovechar la notoriedad de la marca Servientrega para atraer a usuarios de Internet a su propio sitio web, lo que no puede ser considerado en modo alguno como derecho o interés legítimo.
En definitiva, no concurrieron en este caso circunstancias que permitieran considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del demandado respecto al nombre de dominio en disputa.
Y es que difícilmente podría considerarse que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo en general sobre el nombre de dominio en disputa, dado que el mismo se refiere de forma obvia a los Derechos Previos de la Demandante, sin que cupiera razonablemente un uso de buena fe por parte del Demandado dentro del marco del Reglamento.
El Experto estimó, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.
Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.
A tenor de lo preceptuado por el reglamento, la mala fe en el uso o registro del nombre de dominio en disputa fue probada por la demandante, que puede alegar para ello cuanto estime oportuno.